Mudança de entendimento do INPI em relação a contratos de licença de uso de marcas entre empresa matriz e subsidiária brasileira.
Em conformidade com o disposto na Portaria No. 01 de 1992, o INPI não costumava averbar como onerosos os contratos de licença de uso de marca, de patente e de tecnologia não-patenteável, firmados entre uma empresa matriz estrangeira e uma subsidiária brasileira. Ou seja, o INPI averbava esses contratos como licenças não-onerosas.
Esse entendimento foi adotado durante vários anos e impossibilitava a remessa ao exterior do pagamento dos royalties decorrentes de licença de uso ou exploração de direitos de propriedade industrial, através do Banco Central do Brasil. Por outro lado, se as licenças onerosas não fossem averbadas pelo INPI, o pagamento dos royalties não seria legitimado para remessa.
O INPI interpretava restritivamente o artigo 50 da Lei No. 8.383 de 1991 e, segundo tal entendimento, marcas registradas incluídas em contratos firmados entre empresa matriz e sua subsidiária brasileira antes de 1992 não poderiam gerar royalties, mesmo que incluídas em novo contrato de licença firmado e averbado a partir de 1º de janeiro de 1992.
Recentemente, a Procuradoria Geral do INPI reviu a previsão da Portaria No. 01 de 1992, por meio do Parecer nº 013/09, vindo a mudar sua interpretação nesse caso. A partir de agora será possível a averbação de contratos onerosos de licença de uso de marcas entre empresa matriz e subsidiária brasileira, assinados antes de 1992, desde que as partes firmem aditivos do contrato preexistente ou celebrem novos contratos, e os apresente para a averbação.
Contudo, a proibição paralela a respeito do pagamento de royalties decorrentes de licença de uso de marcas, exploração de patentes e tecnologias não patenteáveis derivadas do mesmo contrato, ou de contratos paralelos permanece vigente.
Dessa forma, no caso de uma marca registrada antes de 1992 estar incluída em um contrato oneroso de licença de qualquer um desses tipos, ou se existir um contrato de licença concomitante a esses tipos de contratos já averbados pelo INPI, nem o aditamento nem a execução de novo contrato serão suficientes para que tal licença se torne onerosa.
Assim como nos contratos normais entre empresa matriz estrangeira e subsidiária brasileira, já averbados pelo INPI, a remessa de royalties permanecerá limitada a 1% das vendas brutas dos produtos licenciados ou serviços prestados.
Tal limite é relativo à limitação estipulada pela Portaria do Ministério da Fazenda 436/58 e é igualmente a limitação aplicada para a dedução fiscal pela Licenciante.
